Marchio europeo

L’Esperienza di Studio Turini nel Processo di Registrazione di un Marchio Europeo

Il Marchio Europeo è un titolo importante per chi opera sul territorio dell’Unione Europea e vuole distinguersi, o distinguere i propri prodotti e servizi da quelli della concorrenza.

Ha un costo basso, se si considera che offre una protezione in tutti gli Stati dell’Unione Europea, e offre molto. Infatti con questo marchio si possono fermare le contraffazioni in atto nell’ambito dell’Unione Europea.

È quindi un marchio strategico per chi vuole espandere la sua attività nell’Unione e viene utilizzato ampiamente per impostare strategie difensive o di distribuzione localizzata dei prodotti.

Chi deposita un marchio europeo ha 6 mesi di tempo per potere estendere il marchio all’estero, agganciandosi alla data di deposito del marchio europeo (c.d. diritto di priorità).

Un Marchio europeo è per sempre

Registrare un marchio europeo significa per il titolare acquisire il diritto esclusivo ad utilizzare quel segno sull’intero territorio dell’Unione Europea per 10 anni.

Passato il periodo iniziale di dieci anni, il marchio può essere rinnovato per altri 10 anni, e così via, all’infinito. 

Qualora non venga utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di registrazione, il marchio decade. Il processo di decadenza non è automatico, ma deve essere dichiarato da un Giudice o dall’Ufficio a seguito di specifica domanda presentata da chi ha interesse e far cancellare il marchio.

Cos’è il marchio europeo

Il marchio europeo, in origine chiamato marchio comunitario, istituito con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, consente di poter ottenere, con un’unica domanda, un marchio valido su tutto il territorio dell’Unione Europea. Il marchio europeo è un titolo unico – nel senso che può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità e non per i singoli stati.

Chi può registrare un marchio europeo?

Legittimate alla registrazione di un marchio europeo sono:

  • le persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno Stato membro;
  • le persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno Stato membro;
  • le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza, il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (GATT). 

Questo sistema di registrazione coesiste con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali, secondo l’Accordo di Madrid.

Prima di depositare un marchio, occorre scegliere:

  1. come depositarlo, se verbale o grafico;
  2. in quali classi registrarlo;

È poi importante effettuare una ricerca di novità per accertarsi che il marchio che si è scelto non sia già registrato da altri. 

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e, come sempre si consiglia, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione.

Come depositare una domanda di marchio europeo

La domanda di registrazione del marchio europeo può essere presentata presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna). Per depositare la domanda di registrazione occorre compilare un apposito modulo in cui devono essere indicati:

  1. i dati del richiedente, che diventerà titolare del marchio;
  2. i dati del marchio;
  3. le classi di prodotti o servizi che il marchio vuole rivendicare. 

1/ La titolarità del marchio: il richiedente

Durante l’analisi preliminare, facciamo consulenza anche rispetto alla scelta della titolarità. Che si tratti di persona fisica o giuridica, l’intestazione del marchio – e la conseguente intestazione del richiedente, sono scelte che hanno ricadute a livello finanziario e strategico.

2/ La procedura di registrazione del marchio a livello burocratico

Alla domanda deve essere allegato un esemplare del marchio, a colori o in bianco/nero, a seconda della scelta che si è operata. Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo, deve essere allegata anche una copia del regolamento sull’uso del marchio. 

Inoltre si devono pagare le tasse che variano in base al tipo di marchio e alle classi che si sono scelte. 

3/ L’importanza strategica della corretta selezione delle classi

La scelta delle classi deve essere fatta con particolare cura consultando la classificazione di Nizza. In base ai recenti orientamenti dell’ufficio non è più possibile indicare il numero della classe ma occorre elencare i prodotti e i servizi di proprio interesse.

É arrivato il momento di affidarsi a mani esperte

La compilazione e l’invio della domanda di registrazione di un marchio europeo possono apparire piuttosto semplici. Tuttavia è bene ricordare che la difficoltà, spesso alta, risiede proprio nelle scelte preliminari che si devono prendere prima di depositare la domanda. 

L’estensione a tutta l’Unione Europea della validità di questo marchio determina la necessità di una cura maggiore nella scelta del segno. Infatti, se il marchio fosse già presente anche in uno solo degli stati dell’Unione Europea, questo potrebbe determinare il respingimento della domanda. Ecco perché in questa fase è davvero opportuno consultarsi con un esperto e non procedere da soli.

La procedura di registrazione

Una volta depositata la domanda di registrazione, si ottiene un numero di domanda e una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica.

Un primo esame tecnico-formale è svolto dall’ufficio che controlla la conformità formale della domanda e l’assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione. Ad esempio un marchio contrario al buon costume può essere respinto direttamente dall’ufficio, così come un marchio offensivo.

La pubblicazione della domanda e la possibilità di opposizione

Quando il marchio supera il primo esame dell’ufficio, la domanda viene pubblicata. Dalla data di pubblicazione decorre un periodo di 3 mesi, entro i quali chiunque si senta leso dalla domanda di marchio, perché ritiene che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o che tale marchio violi un suo diritto, può presentare Opposizione alla Registrazione di fronte all’EUIPO.

Qualora venga presentata opposizione, si aprirà un procedimento amministrativo attraverso cui chi ha fatto richiesta di registrazione del marchio può difendersi nei confronti di chi si oppone a che il marchio venga concesso. Alla fine verrà emessa una decisione che potrà comportare la concessione o il rifiuto del marchio. 

Se la domanda di registrazione di marchio europeo non viene accettata per impedimenti esistenti soltanto in alcuni paesi dell’Unione, la domanda può, a certe condizioni, essere convertita in domanda nazionale negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento.

Pubblicazione, registrazione, durata e rinnovo del marchio europeo

Terminata positivamente l’eventuale fase di opposizione, o trascorso inutilmente il termine di tre mesi, il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda. 

Tale marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel segno su tutto il territorio dell’Unione Europea per 10 anni. Arrivati alla scadenza, è possibile procedere al rinnovo per altri 10 anni. Il marchio deve essere effettivamente usato, qualora non venga utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione, decade. 

Le opposizioni di terzi

I titolari di marchi o diritti anteriori possono opporsi alla registrazione di un marchio entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda. È bene ricordare che per diritti anteriori non si intendono solo marchi comunitari anteriori ma anche marchi nazionali o marchi internazionali che designano l’Unione Europea e/o uno Stato dell’Unione Europea. Le opposizioni sono spesso quindi molto articolate e non sempre sono gestite in lingua italiana.

Per presentare opposizione occorre compilare un apposito modulo, allegare copia dei marchi anteriori o prove dei diritti anteriori, e motivare adeguatamente il proprio ricorso. Si dovranno altresì pagare le tasse di opposizione previste al momento del deposito.

Ricevuta l’opposizione e verificata la sua ammissibilità, l’EUIPO informa il titolare e assegna alle parti un termine per presentare prove e argomenti a sostegno delle proprie ragioni, dopo di che emette la propria decisione.

In questa fase è di fondamentale importanza farsi assistere da un consulente esperto, in quanto gli atti che si devono predisporre dovranno contenere argomentazioni giuridiche spesso molto complesse.

Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Contro i provvedimenti con i quali l’Ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda depositata, si può presentare ricorso entro 2 mesi alla Commissione dei Ricorsi. Il ricorso dovrà essere adeguatamente motivato in fatto e in diritto. Contro le decisioni della Commissione di Ricorso, si può presentare appello al Tribunale di Primo Grado e poi alla Corte di Giustizia.Data la natura e la difficoltà del procedimento, è necessario farsi rappresentare da un legale esperto della materia.

Ritiro e limitazione della domanda di registrazione

Il titolare della domanda di registrazione, in qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del marchio, può sempre ritirarla (e quindi rinunciarvi), oppure limitarla, nel caso sia necessario ad esempio ridurre il numero delle classi inizialmente rivendicate.  Inoltre, potrebbe essere necessario ritirare o limitare il marchio in una situazione in cui sorga un conflitto con un terzo soggetto che vanta diritti preesistenti. 

Le uniche modifiche alla domanda di marchio sono concesse entro limiti strettissimi, e senza mai alterare e tanto meno ampliare la tutela sostanziale del marchio. Una modifica non solo consentita, ma anzi dovuta, è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare del marchio. 

Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza.

Cessione del marchio

Una volta registrato, il marchio può essere usato, ceduto o licenziato a terzi. 

Con la cessione del marchio europeo il meccanismo è analogo a quello di una transazione – a fronte di un corrispettivo il marchio cambia “proprietario”. 

Quando viene dato in licenza, proprio come nell’affitto, se ne concede l’uso a terzi.

Cedere o comprare un marchio: l’analisi tecnica e l’attribuzione del valore

I contratti di cessione marchio sono molto delicati. Occorre infatti avere ampia cognizione del marchio che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando, per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare:

  • che il marchio sia in vita;
  • che non ci siano conflitti potenziali o attuali;
  • che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. 

Tutto ciò si ottiene sottoponendo il marchio ad un’accurata analisi, senza la quale si rischia di trovarsi a comprare una scatola vuota. 
Altro aspetto rilevante è poi quello del valore del marchio, la cui attribuzione non è facile, soprattutto senza l’ausilio di un esperto. La cessione, o licenza, di un marchio deve essere trascritta all’EUIPO attraverso un’apposita istanza. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2015/2424 in vigore dal 23 Marzo 2016

Giulia Mugnaini - responsabile Marchi&Design

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Dott.ssa Giulia Mugnaini

Responsabile del settore Marchi&Design

Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. dispone un Software specialistico nella gestione di portafogli brevetti, marchi, design e copyright. “Progetto Software Battista” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

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