Marchio internazionale Home > Consulenti brevetti e marchi > Marchi > Marchio internazionale L’Importanza di una Consulenza Esperta nella Registrazione di un Marchio a Livello Internazionale Il deposito di un marchio Internazionale è un’operazione piuttosto complessa e richiede un esame accurato del mercato in cui l’imprenditore vuole operare e del settore in cui lavora. Noi di Turini Group abbiamo maturato una lunga esperienza nel settore della registrazione, del rinnovo e della tutela marchi in tutto il mondo. Per questa ragione, a seconda delle specifiche esigenze, consigliamo ciascun cliente in modo diverso. Il marchio internazionale è, di fatto, un insieme di tanti marchi nazionali. Anche se a volte non è facile conciliare necessità diverse, le scelte che vengono operate in fase di deposito devono tenere conto di questa peculiarità.Il deposito di un marchio internazionale deve essere valutato con cura ed estrema attenzione da parte di un esperto che possa condividere con il cliente le scelte da compiere sulla base di una valutazione costi/benefici. Quanto dura un marchio internazionale Il marchio internazionale dà al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il segno scelto negli Stati indicati nella domanda di marchio internazionale per 10 anni. Alla termine dei dieci anni, il rinnovo non è automatico. Il marchio su richiesta viene rinnovato per altri 10 anni, e così via, all’infinito. Il marchio decade se non viene utilizzato per un periodo di tempo che varia in base alla normativa del singolo paese indicato nella domanda di marchio internazionale. Come funziona un Marchio Internazionale Vediamo meglio le caratteristiche e il meccanismo di concessione del Marchio Internazionale in quattro punti. Cosa è il marchio internazionale Come depositare una domanda di marchio internazionale La procedura di registrazione Normativa di riferimento Richiedi una consulenza Cosa è il marchio internazionale Il marchio internazionale non è, come si potrebbe credere, un marchio che ha effetto in tutti gli stati del mondo. Con il termine “marchio internazionale” si indica un marchio che viene depositato con un’unica domanda in più Stati esteri che aderiscono ad uno dei due accordi internazionali in materia. L’elenco degli Stati deve essere espressamente indicato nella domanda al momento del deposito. Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid. Accordo (A) e Protocollo (P): il complesso meccanismo della procedura di adesione Ci sono stati che aderiscono solo all’Accordo (A) e stati che aderiscono solo al Protocollo (P), mentre altri stati, tra cui l’Italia (dal 17 Aprile 2000), aderiscono ad entrambi (A) + (P). Le due normative sono tra loro piuttosto diverse. Una delle differenze più rilevanti è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale solo sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda. Altra differenza è che secondo l’Accordo la procedura deve essere eseguita in lingua francese, mentre secondo il Protocollo, o Accordo e Protocollo insieme, può essere trattata sia in francese che in inglese. Un marchio internazionale ha, in ogni Stato che viene indicato nella domanda, lo stesso valore di un marchio nazionale. Gli Stati che fanno parte del marchio internazionale cambiano spesso in quanto nuovi Stati entrano a far parte dell’Accordo o del Protocollo. Come depositare una domanda di marchio internazionale La procedura per la registrazione di un marchio internazionale, gestita dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation), è molto complessa fin dalla fase di deposito. Per questa ragione è sconsigliato procedere senza l’aiuto di un esperto. Innanzitutto il marchio internazionale non è mai autonomo, ma è sempre collegato ad un marchio “di base”, che può essere un marchio nazionale o anche un marchio comunitario. Il marchio internazionale dura 10 anni dalla data di deposito, ma per i primi 5 anni è legato alla vita del marchio di origine. Per cui se quest’ultimo perde di validità, altrettanto accade per il marchio internazionale. La procedura è regolamentata dall’Accordo e dal Protocollo di Madrid che sono due corpi normativi distinti. La procedura di deposito è inoltre diversa a seconda che si rivendichi come marchio di base un marchio italiano o un marchio comunitario. Nel primo caso il deposito dovrà avvenire di fronte all’UIBM, compilando il relativo modulo, presentando le relative istanze e pagando le tasse in parte alla WIPO ed in parte all’UIBM. Nel secondo caso invece la domanda dovrà essere depositata in toto all’EUIPO. La procedura di registrazione Una volta depositata la domanda, gli Stati eletti possono rifiutare la registrazione o presentare osservazioni entro un periodo variabile da 6, 12 o 18 mesi dalla data in cui la WIPO ha notificato la registrazione internazionale all’Ufficio Nazionale dello Stato designato di deposito. Se viene notificato un rifiuto da parte di uno o più Stati, si apre una procedura interna in quello stato, che dovrà essere gestita localmente. Può accadere che una domanda di marchio riceva opposizioni da parte di diversi Stati, in questo caso in ogni Stato si dovrà agire tramite un corrispondente locale, per replicare all’Ufficio dello stato e cercare di superare le eccezioni che vengono mosse. Al contrario, se nessuno stato muove contestazioni, il marchio si considera accettato presso tutti gli Stati. È difficile prevedere in anticipo le eccezioni potenziali, in quanto ogni Stato ha la sua normativa interna per cui marchi e classificazioni accettate da molti uffici non sono accettate da altri. Allo stesso modo in alcuni Stati possono esistere marchi identici o simili che invece sono del tutto assenti in altri Stati. Un esame approfondito di questa natura prima del deposito del marchio internazionale può avere costi maggiori del deposito stesso. Se, intervenendo a livello locale si riescono a superare le eccezioni mosse dall’ufficio dello Stato, il marchio internazionale viene rilasciato in tutti gli Stati. In caso contrario si potrà avere un marchio internazionale rifiutato, totalmente o parzialmente, in alcuni Stati, oppure rifiutato per alcune classi di prodotti o servizi, a seconda dei casi che si prospettano. Una volta concesso, il marchio viene pubblicato ed il titolare riceve il relativo attestato di concessione. Il marchio internazionale dovrà essere rinnovato, sempre con un’unica domanda di rinnovo, allo scadere dei 10 anni. Normativa di riferimento Accordo di Madrid del 14.04.1891 e successivi emendamenti. Protocollo relativo all’Accordo di Madrid del 27.06.1989 e successivi emendamenti. Contatta la nostra esperta Dott.ssa Giulia Mugnaini Responsabile del settore Marchi&Design Contatta
