Brevetto Europeo

Il Percorso di Registrazione di un Brevetto Europeo

Il Brevetto Europeo è uno strumento molto valido per chi sviluppa il proprio business in ambito europeo. Con il Brevetto Europeo si ottiene una protezione negli Stati che aderiscono alla Convenzione sul brevetto Europeo e che sono di più e diversi rispetto agli Stati che fanno parte dell’Unione Europea.

Il Brevetto Europeo prevede una procedura per fasi, piuttosto articolata. Vi è una prima parte in cui si procede al deposito di un’unica domanda di brevetto valida in tutti gli Stati designati nella domanda stessa, seguita da una fase di ricerca e di esame sempre unitaria. Poi, una volta ottenuto il Brevetto Europeo, esso si “sfascia” in tanti brevetti nazionali, perdendo il suo carattere unitario e trovando protezione all’interno dei singoli Stati.

In un futuro prossimo si prospetta comunque l’inserimento definitivo anche della procedura di brevetto Europeo Unitario con validità in tutti i paesi.

Il Brevetto Europeo può essere depositato come prima domanda e in questo caso fa sorgere il c.d. diritto di priorità, ovvero la possibilità di estendere il brevetto in altri stati entro 12 mesi, ricollegandosi alla data di deposito del brevetto europeo. La procedura è possibile ma se il richiedente è un italiano richiede precauzioni.

Deposito Brevetto Europeo con Studio Turini

La procedura per ottenere un Brevetto Europeo è piuttosto complessa e all’interno del nostro studio viene seguita sempre da un Mandatario Europeo abilitato, che conosce bene l’iter e può proporre le soluzioni migliori per ottenere la concessione del brevetto.

Vediamo i punti principale della procedura europea.

  1. Cos’è il brevetto europeo
  2. Come depositare una domanda di brevetto europeo
  3. La procedura di concessione del brevetto
  4. Mantenimento in vita del brevetto europeo
  5. Durata e protezione
  6. Normativa di riferimento

Cosa è il brevetto europeo

Il brevetto europeo è un brevetto valido in più stati dell’Europa che hanno aderito alla Convenzione sul Brevetto Europeo di cui fanno parte gli stati dell’Unione Europea e alcuni paesi limitrofi. Il brevetto europeo si chiede e si ottiene con una procedura unitaria gestita dall’Ufficio brevetti europeo, più spesso indicato con l’acronimo inglese EPO (European Patent Office). La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 12 mesi dal deposito di un precedente identico brevetto nazionale o regionale, quale può essere una domanda di brevetto italiano (c.d. priorità). Chiunque può depositare una domanda Europea, indipendentemente dalla propria residenza o nazionalità, ma è obbligato a farsi rappresentare da un Mandatario Abilitato Europeo nel caso in cui non abbia residenza o nazionalità in uno dei paesi aderenti alla Convenzione EPO (Contracting states). Il brevetto europeo può rappresentare un’autonoma domanda di brevetto o essere inserito come brevetto regionale all’interno di una domanda di brevetto internazionale: in questo secondo caso si parla di Euro-PCT. Prima di depositare un brevetto occorre esaminare a fondo l’invenzione e scegliere come depositarlo. 

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e con l’aiuto di un Mandatario Europeo abilitato, si può procedere con il deposito della domanda.

Come depositare una domanda di brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo può essere presentata presso l’EPO oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che la trasmetterà all’Ufficio Europeo. 

Le lingue ufficiali dell’EPO sono Inglese, Francese e Tedesco per cui la domanda e i suoi allegati devono essere scritti in una delle lingue previste dall’ufficio che sarà anche la lingua dell’intera procedura.

Ai moduli forniti dall’EPO deve essere allegata la Descrizione con le Rivendicazioni e i disegni tecnici. La Descrizione deve prima di tutto mettere in risalto il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere e i vantaggi che derivano dall’utilizzo dell’invenzione. Devono poi essere descritte tutte le principali caratteristiche tecnico-costruttive della soluzione proposta aiutandosi con il richiamo alle tavole di disegno. A seconda del tipo di invenzione andranno poi descritti il funzionamento o il procedimento con cui si ottiene un certo risultato. La parte più importante del brevetto sono le “Rivendicazioni” che devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si chiede la protezione. Per rendersi conto dell’importanza della rivendicazioni basti considerare che in linea di massima ciò che è descritto ma non rivendicato non è oggetto di protezione. Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata” nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione mentre quelle successive sono una sorta di specificazione della prima.

Anche i disegni tecnici dovranno essere preparati in modo tale da fare capire bene qual’è la soluzione inventiva che si vuole proteggere. Pertanto disegni costruttivi troppo dettagliati con misure e particolari irrilevanti sono sconsigliati.

Per procedere con il deposito si deve pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca che variano in base alla lunghezza del testo e al numero delle rivendicazioni. Predisporre bene la domanda di brevetto è fondamentale tanto quanto analizzare bene l’invenzione prima di depositarla in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il brevetto in caso di contraffazione.

La procedura di concessione del brevetto

Una volta depositata la domanda di brevetto si ottiene un numero di domanda e una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica.

Le domande di brevetto europeo sono sottoposte ad una ricerca di novità che viene effettuata direttamente dall’Ufficio Europeo Brevetti e comunicata al titolare. Entro 18 mesi dal deposito la domanda viene pubblicata, generalmente insieme alla ricerca di novità effettuata. Il titolare dovrà scegliere se proseguire nella procedura di esame pagando la relativa tassa di esame e replicando ad eventuali obiezioni mosse in fase di ricerca entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della suddetta ricerca. A quel punto la pratica viene assegnata ad un esaminatore che, sulla base del testo della domanda depositato letto alla luce sia dei documenti emersi dalla ricerca di novità e sia della eventuale replica, decide se concedere o meno il brevetto.

In questa fase il titolare può inviare sue ulteriori osservazioni e repliche all’esaminatore nel caso l’esaminatore non sia dell’idea di concedere il brevetto e può anche “ritoccare” la domanda per superare eventuali eccezioni mosse dall’ufficio. Al riguardo è bene ricordare che al testo della domanda non può essere assolutamente aggiunto alcunché in quanto l’invenzione viene cristallizzata così come descritta al momento del deposito. Tuttavia le rivendicazioni possono essere limitate o chiarite, sempre restando nei limiti di quanto originariamente descritto.

Se l’esaminatore ritiene che il brevetto possa essere accolto emette un parere favorevole (c.d. Intention to grant) e lo comunica al titolare il quale dovrà entro 4 mesi pagare la tassa di concessione e depositare il testo delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali ulteriori rispetto a quella scelta.

Fatto ciò il brevetto viene concesso attraverso l’emissione di una Decision to grant e gli sarà assegnato un numero e una data di concessione.

Una volta concesso, entro 3 mesi dalla pubblicazione della Decision to grant, il brevetto dovrà essere convalidato in uno o più stati della Convenzione sul Brevetto Europeo selezionati liberamente dal titolare tra quelli indicati nella domanda.

Come si suole dire, dopo la concessione il brevetto europeo “si sfascia” in una serie di brevetti nazionali che saranno validi solo in quei paesi in cui sarà convalidato.

La convalida consiste, in linea di massima, nel deposito di una traduzione del brevetto concesso nella lingua nazionale dello stato e nel pagamento delle tasse nazionali previste. La procedura di convalida varia però da stato a stato per cui è opportuno rivolgersi ad un esperto per conoscere le specifiche disposizioni nazionali.

Chi ha ottenuto un brevetto europeo non è obbligato a convalidarlo in tutti gli stati inizialmente indicati ma può scegliere di nazionalizzarlo solo in alcuni paesi di suo interesse riducendo così i costi. Non può però aggiungere Stati che non abbia indicato inizialmente nella domanda di brevetto.

Mantenimento in vita del brevetto europeo

Durante la procedura di concessione del brevetto europeo la domanda deve essere mantenuta in vita pagando le tasse annuali direttamente all’Ufficio Brevetti Europeo. In questa fase, per non perdere i diritti, è anche necessario rispondere ad eventuali osservazioni o contestazioni mosse dall’ufficio e pagare le relative tasse. Ad esempio se non si paga la tassa di esame la procedura si arresta e si perdono tutti i diritti sulla domanda depositata. Dopo che il brevetto europeo è stato concesso e nazionalizzato non si pagano più le tasse all’EPO ma per mantenerlo in vita si dovranno pagare le tasse annuali stato per stato in ogni nazione in cui si è scelto di convalidarlo.

Durata e protezione

Anche se sono necessari molti mesi prima che la domanda di brevetto venga accolta in questo periodo si può attuare l’invenzione, venderla o darla in licenza.

Si può inoltre agire contro un contraffattore anche sulla base della sola domanda di brevetto pubblica facendosi assistere da un avvocato esperto della materia per evitare errori che potrebbero pregiudicarne l’esito. Nel caso della domanda di brevetto europeo se si vuole, ad esempio, iniziare una causa di contraffazione in Italia sarà necessario procedere prima alla pubblicazione presso l’UIBM della traduzione italiana del testo delle rivendicazioni che, altrimenti, non sono opponibili a terzi.

Il brevetto europeo dura 20 anni che decorrono dalla data di deposito.

Normativa di riferimento

Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 riveduta a Monaco il 29.11.2000 (CBE 2000)

Contatta il nostro esperto

Ing. Mario Emmi

Responsabile del settore Brevetti

Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. dispone un Software specialistico nella gestione di portafogli brevetti, marchi, design e copyright. “Progetto Software Battista” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

PORCreO Regione Toscana