Marchio italiano

Registrare un Marchio in Italia con la Guida di Consulenti Esperti

Il Marchio Italiano è un titolo importante per chi opera sul territorio italiano e vuole distinguersi, o distinguere i propri prodotti e servizi da quelli della concorrenza.

Ha un costo contenuto e si presta bene anche a chi inizia un’attività e non vuole fare investimenti eccessivi. Avere un marchio italiano è comunque importante anche per le grandi imprese, in quanto si tratta di un titolo molto forte che è difficile attaccare, per cui chi vuole utilizzare nomi simili deve ottenere il consenso dal titolare del marchio.

Chi deposita un marchio italiano ha 6 mesi di tempo per potere estendere il marchio all’estero agganciandosi alla data di deposito del marchio italiano (c.d. diritto di priorità), per cui il marchio italiano rappresenta anche una base forte per successive estensioni.
In sostanza, il marchio italiano è sempre assolutamente consigliato per tutti, trattandosi di uno strumento che gioca un ruolo importantissimo nelle cause di contraffazione.

Un Marchio è per sempre

Il marchio italiano conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio italiano per 10 anni.

Alla scadenza dei dieci anni, può essere rinnovato  per altri 10 anni, e così via, all’infinito. 

Il marchio decade se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di registrazione. La decadenza non è automatica ma deve essere dichiarata da un Giudice a seguito di specifica domanda presentata da chi abbia interesse e veder cancellato il marchio.

Le scelte preliminari

Prima di depositare un marchio occorre scegliere come depositarlo, se verbale o grafico, in quali classi registrarlo e dove registrarlo. È poi importante effettuare una ricerca di novità per accertarsi che il marchio che si è scelto non sia già registrato da altri.

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e con l’aiuto di un Consulente Marchi, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione. 

Esistono due tipi di domande: 

  1. la domanda di primo deposito che si prepara quando si deposita un marchio per la prima volta;
  2. la domanda di rinnovo che invece si utilizza quando si deve domandare il rinnovo di un marchio già esistente alla scadenza dei 10 anni.

Nei due casi la domanda di registrazione deve essere predisposta in modi diversi. 

La domanda di registrazione si presenta in via telematica utilizzando un’apposita piattaforma a cui sono abilitati ad accedere i nostri Consulenti Marchi.

Come depositare una domanda di marchio italiano

Come depositare un marchio? Per depositare la domanda di registrazione occorre compilare un apposito modulo. Qui saranno indicati:

  • i dati del richiedente, che diventerà titolare del marchio;
  • i dati del marchio;
  • le classi di prodotti o servizi che il marchio vuole rivendicare.

La scelta delle classi deve essere fatta con particolare cura consultando la classificazione di Nizza di riferimento e preoccupandosi di controllare quale sia l’edizione in vigore al momento del deposito della domanda. Non è più possibile indicare il numero della classe ma occorrerà elencare i prodotti e i servizi di proprio interesse.

Si dovrà allegare anche un esemplare del marchio, a colori o in bianco/nero a seconda della scelta che si è operata. Inoltre si dovranno pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di marchio e alle classi che si sono scelte. 

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento sull’uso del marchio. 

Predisporre bene la domanda di registrazione è importante tanto quanto analizzare bene il segno prima di depositarlo in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il marchio in caso di contraffazione.

La procedura di registrazione

Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda e una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica che si articola in alcune fasi.

Un primo esame formale e tecnico è svolto dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), che controlla la conformità formale della domanda (artt. 148 e 156 CPI) e l’assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione. Ad esempio un marchio contrario al buon costume può essere respinto direttamente dall’ufficio, così come un marchio offensivo.

Se invece il marchio supera questo esame dell’ufficio, allora viene pubblicato nel Bollettino dei marchi che è a disposizione del pubblico. Da quel momento chiunque si senta leso dalla domanda di marchio, in quanto ritiene che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore, o in quanto tale marchio viola un suo diritto, può presentare Opposizione alla registrazione di fronte all’UIBM entro 3 mesi dalla data di pubblicazione.

Se viene presentata opposizione, si aprirà un procedimento amministrativo nel corso del quale chi ha richiesto il marchio potrà difendersi nei confronti di chi si oppone a che il marchio venga concesso. Alla fine sarà emessa una decisione che potrà comportare la concessione o il rifiuto del marchio.

Se invece nessuno presenta opposizione il marchio viene concesso. Al marchio sarà quindi assegnato un numero e una data di concessione e il titolare dovrà ritirare il relativo attestato.

Le opposizioni di terzi

L’art. 176 CPI prevede che i titolari di marchi o diritti anteriori possano opporsi alla registrazione di un marchio entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda. È bene ricordare che per diritti anteriori non si intendono solo marchi comunitari anteriori, ma anche marchi nazionali o marchi internazionali che abbiano effetto in Italia.

Per presentare opposizione, occorre compilare un apposito modulo, allegare copia dei marchi anteriori o prove dei diritti anteriori, e motivare adeguatamente il proprio ricorso. Si dovranno altresì pagare le tasse di opposizione previste al momento del deposito.

Ricevuta l’opposizione e verificata la sua ammissibilità, l’UIBM informa il titolare e assegna alle parti un termine per presentare prove e argomenti a sostegno delle proprie ragioni, dopo di che emette la propria decisione.

In questa fase è di fondamentale importanza farsi assistere da un Consulente Marchi in quanto gli atti che si devono predisporre dovranno contenere argomentazioni giuridiche spesso molto complesse.

Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Contro i provvedimenti dell’UIBM con i quali l’ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda depositata è possibile presentare ricorso di fronte alla Commissione dei Ricorsi (art. 135 CPI). La Commissione dei Ricorsi è composta da magistrati e professori nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le sentenze della Commissione possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione. Data la natura del procedimento è necessario farsi rappresentare da un Avvocato o da un Consulente in Proprietà Industriale non solo per la particolare difficoltà della materia ma anche in quanto previsto dalla legge.

Ritiro e limitazione della domanda di registrazione

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del marchio, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirare la domanda (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero delle classi inizialmente rivendicate. Può essere necessario ritirare o limitare il marchio, ad esempio, quando sorge un conflitto con un terzo che vanta diritti preesistenti. Modifiche alla domanda di marchio possono essere apportate ma solo entro limiti strettissimi e senza mai alterare e tanto meno ampliare la tutela sostanziale del marchio. Una modifica non solo consentita ma anzi dovuta è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare del marchio. Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza di annotazione.

Cessione del marchio

Un marchio, oltre che usato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita, per cui il marchio cambia “proprietario”, nel secondo caso si ha una sorta di “affitto” con cui se ne concede l’uso a terzi. 

I contratti di cessione marchio sono molto delicati. Occorre infatti avere ampia cognizione del marchio che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando. Per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare che il marchio sia in vita, che non ci siano conflitti potenziali o attuali, che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene sottoponendo il marchio ad una accurata analisi (c.d. due diligence), senza la quale si rischia di trovarsi a comprare una scatola vuota. 

Altro aspetto rilevante è poi quello di stabilire il valore del marchio, cosa non facile senza l’ausilio di un esperto. La cessione, o licenza, di un marchio deve essere infine trascritta all’UIBM attraverso un’apposita istanza di trascrizione. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)

Giulia Mugnaini - responsabile Marchi&Design

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Dott.ssa Giulia Mugnaini

Responsabile del settore Marchi&Design

Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. dispone un Software specialistico nella gestione di portafogli brevetti, marchi, design e copyright. “Progetto Software Battista” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

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